由“安装孔”特征延伸探讨“使用环境特征”限定的专利权利要求的侵权判定要旨
前言
一、专利法意义上的“使用环境特征”
“使用环境特征”的概念未在《专利法》、《专利法实施细则》中予以规定,其适用的历史路径与“功能性特征”相似,先经司法实践确认,再被司法解释所吸收,进而成为一项具有约束力的规则。
专利法意义上的“使用环境特征”最早由最高人民法院在“岛野诉日骋案”中首次确认,该案提出了使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的技术特征。[1]“岛野诉日骋案”首次将该类技术特征归纳为“使用环境特征”,此后,“使用环境特征”的概念在司法实践中逐步完善。
在“光距诉普能案”中最高人民法院对“使用环境特征”的概念进一步阐释,明确认定专利“使用环境特征”的裁判考量要旨。判决书指出,按照技术特征所限定的具体对象的不同,技术特征可分为直接限定专利技术方案本身的技术特征,以及通过限定专利技术方案本身之外的技术内容来限定专利技术方案的技术特征。前者一般表现为直接限定专利技术方案的结构、组分、材料等,后者则表现为限定专利技术方案的使用背景、条件、适用对象等,进而限定专利技术方案,因而被称为“使用环境特征”。常见的“使用环境特征”多表现为限定专利技术方案的安装、连接、使用等条件和环境。但鉴于专利要求保护的技术方案的复杂性,使用环境特征并不仅仅限于那些与被保护技术方案安装位置或连接结构直接有关的结构特征。[2]
在“格瑞德诉中森案”中,最高人民法院明确了“使用环境特征”对专利权保护范围的限定作用和限定程度问题的裁判要旨。首先,该案明确回答了使用环境特征对保护范围具有限定作用,即已经写入权利要求的使用环境特征属于权利要求的必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用。同时,该案指出了使用环境特征对于保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定,包含了必须用于该种使用环境和可以用于该种使用环境的情形。[3]
司法实践中,不同法院虽然遵循最高院案例的裁判要旨进行审判,但因为个案情况不一,使得对“使用环境特征”的认定及其保护范围的解释的判决仍存在较大争议。
在立法层面上,与“使用环境特征”相关的法律规定不够完善,当前仅在司法解释和规范性文件中有所界定,具体涉及专利“使用环境特征”的相关规定如下:
序号 |
名称 |
条款 |
内容 |
1 |
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020修正) |
第九条 |
被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。 |
2 |
《北京市高级人民法院专利侵权判定指南(2017)》 |
第二十四条 |
写入权利要求的使用环境特征对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的使用环境特征,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征,有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。 被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。 使用环境特征不同于主题名称,是指权利要求中用来描述发明或实用新型所使用的背景或者条件且与该技术方案存在连接或配合关系的技术特征。 |
可见,司法解释对“使用环境特征”侵权判断的规定采用否定之否定的形式,仅对无法适用的情形予以规定,并不足以指导在实际纠纷中遇到的“使用环境特征”保护范围解释上的争论。因此,“使用环境特征”对于专利权保护范围的限定程度仍需要法官根据个案情况具体判断,存在较大的自由裁量空间。
总体而言,即便司法解释、司法案例以及规范性文件对“使用环境特征”的概念、认定和侵权判断进行了归纳总结,并给出了可遵循的裁判要旨,但不可否认的是立法层面的界定仍旧过于模糊,无法解决司法实践中遇到的争议。
二、“使用环境特征”的侵权判定问题
笔者结合一件实用新型专利案件,具体分析专利“使用环境特征”涉及的专利侵权判定问题。该实用新型专利保护了一种感应器的产品结构,但专利文本包含了产品结构以外的构件“安装孔”,经比对,被诉侵权技术方案已经具备了权利要求中除“安装孔”特征外的所有技术特征,因此 该“安装孔”特征成为了案件的诉争焦点。
(一)如何认定专利中的“使用环境特征”?
如前所述,“使用环境特征”虽被概括为描述发明所使用的背景或条件,但“背景或条件”的词义范围很大,加之专利撰写的产品类型、发明方法多种多样,必然导致撰写的文本千差万别,部分技术特征能否认定为“使用环境特征”在实践中容易产生争议。有学者提出了用途限定类使用环境特征、背景条件类使用环境特征、自身描述类使用环境特征的类型分类,以进一步界定“使用环境特征”的概念。[4]
笔者认为认定“使用环境特征”的本质是为了解决解释专利权利要求保护范围的问题,否则以技术方案之外的技术内容限定的专利权利要求将难以划清专利的保护范围,难以在保护公众的预期利益和维护专利权人的权益之间达成平衡。认定“使用环境特征”应从专利技术方案解决的技术问题出发,结合说明书和附图来理解专利文本内容,即进行“目的解释”,而不是简单的“词义解释”,切忌不顾个案情形机械式套用已有案例的判断标准。若专利权人在专利申请和审查过程中,撰写意图就在于描述发明使用的背景或条件,抑或是属于产品的唯一使用用途,如“仁恒德诉柳汀大药房案”[5]中专利的塑形装置就是用于人类耳朵,必然提及耳朵的技术特征,若认定耳朵特征不属于“使用环境特征”,依据专利侵权判断的全面覆盖原则必然导致该类专利维权不能。
在该实用新型专利案中,争议技术特征为“感应器盖面大于安装孔”,其实质上限定了感应器盖面和安装孔的位置、大小关系。通常情况下,该类感应器产品的安装需先在安装板上开设“安装孔”,再将产品本体内嵌入“安装孔”,由弹簧夹弹力回位与产品盖面共同夹持安装面(天花板),实现稳固产品的安装效果。若开设的安装孔大于盖面,弹簧夹下压后,盖面因小于“安装孔”而未受到安装面板阻隔,感应器本体会受到向天花板上顶的力,则可能无法实现安装和固定产品于该“安装孔”之内的作用。
因此,本案中“感应器盖面大于安装孔”的技术特征,属于通过限定专利技术方案本身之外的技术内容来限定专利技术方案,即限定了产品结构以外的构件“安装孔”,应认定为“使用环境特征”。专利说明书中也提及了安装情况,可见专利权人的撰写意图在于描述该类产品的安装环境或条件,在写入权利要求的技术特征上具体表现为限定技术方案的安装环境,属于“使用环境特征”。
(二)如何解释“使用环境特征”所限定的专利权保护范围?
基于当前立法和司法实践来看,“使用环境特征”对权利要求保护范围具有限定作用已经形成了共识,即“使用环境特征”具有限定作用是无可非议的,否则是再次引入了已被摒弃的多余指定原则。但“使用环境特征”的限定程度还需个案判断,针对不同类型的“使用环境特征”,适用“必然使用标准”还是“可能使用标准”进行侵权判断在实践中还存有争议。
北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南(2017)》第二十四条,将“能够适用”规定为一般情形,且不要求“实际适用”;将“必然适用”规定为特殊情形,在有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境时,则判定被诉侵权技术方案未落入专利保护范围。笔者认为上述条款的实际适用存在以下两点争议:一是,如何区分一般情形,和“专利文件明确限定该技术方案仅能适用于该使用环境特征”的特殊情形;二是,被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境如何判定,是否考虑使用环境的未来可能性和商业流通性。
实用新型例子的争议点也在于对限定程度的判断,被诉侵权方认为涉嫌侵权产品不具有安装孔,安装被诉侵权产品时也不涉及安装孔,并举证了涉案产品在如屋梁、架子等安装场景下可以使用。被诉侵权人认为涉案专利限定了具备安装孔的使用环境,被控侵权技术方案不仅能够使用在涉案专利限定的环境中,还可以使用在其他环境时,则被控侵权技术方案不落入涉案专利保护范围。
首先,对于“使用环境特征”是否限定了技术方案必然适用于使用环境,笔者认为结合专利的说明书和权利要求全文来看,不具备该使用环境也可以实现涉案专利的技术效果,但专利撰写的问题将该环境特征写入了独立权利要求之中,导致了专利权保护范围必然受到了“使用环境特征”的限定,在权利要求解释中成为了争议焦点。
其次,对于产品是否必然用于涉案专利限定的使用环境,笔者认为是否可以适用于其他使用环境的判断应当综合考虑多种因素,本案中被诉侵权方的举证并不足以证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境,应当认定被诉侵权产品商业上必然适用于涉案专利所涉使用环境。
最高院在“岛野诉日骋案”中,对于被诉侵权产品是否必然用于涉案专利限定的使用环境特征,也展示了较为明晰的裁判思路:首先,考量了被诉侵权产品的特定结构;其次,着重考量了被诉侵权产品的实际安装状态,且要求被告方提交市场上已经商业流通的运用于其他使用环境的证据,且否定了被告增加安装构件后当庭演示的安装方式;另外,还结合考量了该类产品的有关行业标准,和通常的工业化生产方式,以及不同安装方式能否实现技术效果。[6]
而在本实用新型案例中,涉嫌侵权的产品也使用了“弹簧夹”的特定结构,足以说明其能够适用于涉案专利的安装环境。同时,被诉侵权产品销售时不具有其他安装零部件,且其使用的产品说明书展示了开设安装孔后嵌入式安装的安装环境,即引导消费者使用涉案专利的安装环境,也说明该类安装方式已是行业内较通用的安装环境。
综上,笔者认为对于裁判要旨和《专利侵权判定指南(2017)》第二十四条中“可以适用于其他使用环境”的解读,不应当包含“推定可以适用”和“改进后可以适用”的情形,而应当是“商业上已实际适用”。正如以上涉嫌侵权方举证的安装方式,必然是增加安装构件后的“改进后可以适用”的情形,因为大部分非精密化的产品都可能具备多种多样的安装方式。同时,对被诉侵权技术方案的解释也不能脱离产品已经包含的特定结构,如本案中被诉侵权技术方案使用的“弹簧夹”结构。否则,任何保护特定安装方式的专利都会产生维权不能的问题,专利对于特定安装方式的保护都会失去意义。
三、权利要求中撰写“使用环境特征”的得与失
借由前文讨论的“使用环境特征”侵权判定的问题,笔者也想进一步反思专利申请中撰写“使用环境特征”的得与失。
不难看出,“使用环境特征”的侵权判定规则、举证要求有别于常规技术特征的比对过程,与其相类似的还有功能性特征、封闭型权利要求、方法限定产品的权利要求等。有学者提出,不应提倡将“使用环境特征”写入权利要求之中,虽然“使用环境特征”的解释规则已纳入司法解释,但这不是对撰写含有“使用环境特征”权利要求的鼓励。[7]也有学者将撰写失误导致的使用环境特征称为“伪使用环境特征”,意指本无必要引入权利要求中却无端引发争议的特征。[8]
笔者也认同上述观点,“使用环境特征”并非专利的正常撰写形式,在大多数情况下,权利要求中写入“使用环境特征”并无必要,只有在该特征是解决技术问题、实现技术效果的必要技术特征时,才应将该其作为“使用环境特征”纳入权利要求之中,且应谨慎采用限定技术方案必然用于使用环境的用语。而现实情形下,许多专利权人或代理人基于提高专利授权率的考量,满足新颖性和创造性的要求,将一些非必要的使用环境特征写入了独立权利要求之中,这实质上限定了专利权利要求的保护范围,属于舍本逐末的做法。
总而言之,在专利权利要求中撰写不必要的使用环境特征是弊大于利的,除非专利权人只有获得专利授权的目的,而撰写必要的使用环境特征则是利大于弊的。撰写不必要的使用环境特征,增大了专利维权不能的风险,可能导致发明人的知识产权成果变成公开技术却得不到专利权保护。而撰写必要的使用环境特征,可以进一步明确技术方案的保护范围,将可以适用使用环境的技术方案都纳入保护范围之中。
[1] 参见最高人民法院 (2012) 民提字第 1 号民事判决书。
[2] 参见最高人民法院 (2021) 最高法知民终 1921 号民事判决书。
[3] 参见最高人民法院 (2021) 最高法知民终 1434 号民事判决书。
[4] 参见楚红杰:《专利司法实践中的使用环境特征界定探讨》,载《专利代理》2020年第3期。
[5] 参见最高人民法院 (2020) 最高法知民终468 号民事判决书。
[6] 参见最高人民法院 (2012) 民提字第 1 号民事判决书。
[7] 参见魏征:《“使用环境特征”解释规则的本质探讨——以“东莞光距诉宁波普能网线专利侵权案”为研究视角》,知产前沿微信公众号。
[8] 参见姚建军:《“使用环境特征”的辨识与思考》,载《电子知识产权》2023年第2期,第81页。