一文读懂专利法意义上“制造”行为的内涵和外延

日期：2024-06-27

若被诉侵权人在产品外观中标注企业名称、商标及其他能指向被诉侵权人的信息，可以初步认定其实施制造行为，已成为当前专利制造行为认定的主流观点。

最高人民法院在江苏剪式锚固技术有限公司与邯郸市特盾紧固件制造有限公司侵害发明专利权纠纷案中，基于网店销售页面、公司介绍、侵权产品图片展示的公司信息，认定了特盾紧固件制造有限公司的制造行为。在该案判决中明确了，被诉侵权产品已经标注了诸如生产企业名称、商标等能够据以确定制造者身份的信息，在无充分相反证据的情形下，可以认定该对外标注信息的企业即为专利法所界定的被诉侵权产品的制造者。[1]笔者认为以直观的产品信息作为专利制造行为的初步认定依据是具有合理性的，其为诉讼中合理分配举证责任、寻找适格被告提供了便利条件，也实现了对专利权人合法权益的有效保护。

但产品外观只能作为初步认定依据，在被诉侵权人提出充分相反证据时，也可能推翻对其制造行为的认定。如果仅仅因被诉侵权产品上有商标权利人的商标或其他标识信息展现，就将专利侵权责任完全转移到该商标权人身上，显然会对普通的商标许可人赋予过高的注意义务，也会不合理地扩大专利制造行为的外延，将未实际实施物理制造行为的主体也纳入专利制造行为之中。

何为专利法意义上的“制造”行为？现有专利法律法规并未给出明确定义，仅北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南（2017）》第九十九条第一款指出，制造发明或实用新型专利产品，是权利要求中所载的产品技术方案被实现，产品的数量、质量不影响对制造行为的认定。该条规定本质上与专利侵权判断中“全面覆盖原则”和“等同原则”相承接，以产品技术特征是否包含专利的全部必要技术特征，或区别技术特征是否为相等同的技术特征认定专利制造行为。[2]

有学者认为，对专利技术方案的实际控制是专利制造行为认定的关键。在多主体参与的现代生产制造活动中，受托人可能尽到了合理注意义务，仍然无法发现制造行为侵犯他人专利权，因为检索专利和理解专利内容需要具备一定的专业知识技能。若受托人主观意图上不具有实施他人专利技术方案的故意，仅仅根据委托人提供的技术方案开展生产制造，此种情况下，受托人进行的是物理意义上的制造行为，而非专利法意义上的“制造”行为。概括而言，其认为委托加工中制造主体的认定，不仅需要有客观行为，还要具备制造的主观意图，且该主观意图表现为对专利技术方案的控制[3]。

最高人民法院也在相关判决中展示了类似的观点，其将被诉侵权主体对所委托主体制造行为的控制认定为专利法意义上的“制造”行为。具体而言，在沈阳中铁安全设备有限责任公司与哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心、宁波中铁安全设备制造有限公司实用新型专利纠纷一案，哈铁减速顶研究中心虽未在物理意义上实施制造行为，但基于其对宁波中铁公司制造行为的控制，以及最终成品所标注的外观信息为哈铁减速顶中心专属的产品型号和单位名称这一事实，法院最终认定哈铁减速顶中心不仅是本案被诉侵权产品的销售者，同时也是制造者。[4]

我国对专利制造行为的认定规则是在司法裁判中逐步形成的，而无论是学者的理论研究，抑或是司法实践中对制造行为的解释，最终的结果都趋于相同。概言之，对专利法意义上的“制造”行为的认定，不能脱离专利技术方案本身，制造行为本质上是对专利技术方案的再现，侵权人不必然进行物理意义上的生产制造行为，通过控制他人实现专利技术方案向侵权产品的转化生产，也属于专利制造行为。

典型的ODM（原始设计制造商）模式是指，原始制造商完成产品设计后，由品牌商采购成品商品，再进行贴牌与销售。原始制造商构成专利制造行为是无可非议的，而司法实践对此种模式下采购商是否具备专利制造行为的认定产生过实质性的变化。

2002年，最高人民法院在《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》中指出，任何自然人或企业将主体的姓名、名称或商标体现在被控产品上，那么该主体就属于被控产品的制造商或生产商[5]，该做法实质上加重了采购商的注意义务和责任承担。

直到2012年，最高人民法院在广东雅洁五金公司外观设计侵权纠纷案中对前述批复意见进行了修正，判决书中明确提到：该批复主要针对在诸如商标的所有人许可他人使用其标识的情况下，出现因产品质量不合格造成人身损害时，规定该标识的所有人应当与实际“产品制造者”和“生产者”一样承担损害赔偿责任[6]。因此，该案重新审视了专利制造行为的内涵，商标权人温州蓝天公司才未被直接认定为专利制造者。

概言之，采购商购买侵权产品的行为不足以推断其参与了产品的制造，也不能简单地将其销售行为等同于制造行为，而必须有证据证明存在采购商的委托加工行为。司法实践中，常常通过判断采购商是否在产品的技术方面做出贡献来认定具体侵权行为，若作出了技术贡献，则视为制造商，若没有作出技术贡献，则视为销售商。

OEM模式又被称为原始设备制造商，由委托方自行设计和开发新产品，该模式下委托方对产品方案具有较大的控制权，往往由定作人或委托人提供样品或图纸，承揽人或加工人按定作人或委托人的要求完成产品，承揽人或加工人交付成品，定作人或委托人支付报酬并买断成品。

对于定作人或者委托方的侵权行为认定，应当以专利技术方案的实现为核心。正如前述分析，定作人或委托方不必然进行物理意义上的生产制造行为，其通过控制他人实现专利技术方案向侵权产品的转化生产，也属于专利制造行为。若是不直接参与产品制造就不构成专利侵权产品制造者的话，实则是在变相鼓励侵权人通过委托加工方式规避专利侵权责任，将专利侵权责任都转嫁到受托制造商上，与知识产权制度中的利益平衡原则相违背。

此种模式下，承揽人或加工人是否必然构成专利法意义上的制造者？有学者认为如果因为承揽人或加工人主观上不存在实施专利技术方案的意思，而不认定其为制造者，那么承揽人或加工人可能无需承担停止侵权的民事责任，不利于对专利权的保护。[7]最高人民法院在敖谦平与飞利浦（中国）投资有限公司等侵害发明专利权纠纷一案中也指出，在委托加工专利产品的情况下，如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品，或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求，则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。[8]在实践中，将承揽人或加工人的行为认定为共同制造行为为主流观点。因此，对于以OEM模式为主要生产模式的制造商，应当尽到专利侵权的合理注意义务，通过和委托方的加工协议对知识产权侵权风险进行约定，加强对制造产品的知识产权合规。再承担制造者侵权责任后，可以通过合作协议条款得到侵权赔偿损失救济。

ODM模式下可能衍生出“再制造”产品的情形，“再制造”是指采购商将购买到的侵权产品进行再加工的行为，即专利技术方案的实现并非由采购商的“再制造”行为完成的，对此，相关司法解释已将其明确认定为使用专利或者销售专利产品的行为。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条规定[9]，由侵犯专利权产品作为零部件，制造另一产品的，应当认定构成使用行为，销售另一产品的，应当认定构成销售行为。北京市高级人民法院在审批指南中对该款延伸了适用情形，是指将侵犯发明或实用新型专利权的产品作为零部件或中间产品，制造另一产品后，销售另一产品的，应当认定属于对专利产品的销售，但该中间产品在制造过程中的物理化学性能发生实质性变化的除外。[10]北京市高级人民法院将物理化学性能发生变化的新产品排除在销售行为之外，是因为将此类行为纳入方法专利的保护范围更为合理。

同时，“再制造”行为需要区别于组装侵权产品的行为，组装侵权产品是指采购商采购零部件后，将各零部件组装后才形成侵权产品的行为，通过采购商的组装行为将专利技术方案实现，其必然属于制造行为。

专利制造行为一直是专利行政保护和司法审判中重点规制对象，从制造行为不适用合法来源抗辩的法律规定，也可以看出当前从制造源头打击专利侵权行为的态度。本文认为以产品外观信息作为初步认定依据，专利技术方案实现为核心是当前认定专利制造行为的主要思路，以此可以充分辨析ODM、OEM模式及其衍生的“再制造”行为。