专利无效宣告中对优先权文件的“相同主题”核实价值——一则专利侵权案件办案手札
日期：2023-12-15引言
专利法中的优先权概念最早确定于1883年《巴黎公约》，所谓“优先权”是指申请人在某一成员国提出专利申请后，在一定期限内就相同主题在其他成员国再次提出申请，该在后申请某些方面被视为在首次申请的申请日提出。[1]该原则的提出源于当时主要国家的专利法均采用先申请原则和授予发明创造的新颖性和创造性原则，并把申请日作为判断新创性的时间节点。基于绝对新颖性原则，若申请人想让同一发明创造在多个国家都受到专利保护，则需保证在多个国家提交的专利文本为同一申请日，而当时基于通讯手段的限制难以实现同日在多国递交专利，因此优先权应运而生。优先权为申请人就相同主题在其他成员国申请专利设置了缓冲期，其适用范围最先仅为外国优先权，随后扩大到了本国优先权。基于我国《专利法》第二十九条[2]规定，外国优先权和本国优先权已适用于我国所有专利类型，发明和实用新型专利可享有的优先权期限为申请之日起十二个月，外观设计专利则为申请之日起六个月。
在中国专利诉讼案件中，专利无效程序是被告在诉讼采取中一种非常重要的策略。专利无效的主要内容是检索现有技术，根据中国专利法的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。故，在检索现有技术之前，确定专利要求保护的技术主题的申请日非常重要。根据专利法规定，国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。以及根据专利法实施细则规定，第十一条除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。
综上所述，现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则指优先权日。广义上说，申请日以前公开的技术内容都属于现有技术，但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。故，针对目标专利具有优先权的专利文献，核实目标专利的保护主题是否享有优先权，是确定专利保护主题申请日的第一步，也是专利无效工作的第一步。但优先权的核实工作，往往会成为专利无效实务中容易被忽视的问题，若是在无效宣告程序中，能重点研究和分析涉案专利的优先权文件以此确定目标专利保护主题的申请日，从而为检索现有技术提供检索策略
一、涉及“优先权核实”的相关规定
在专利实质审查过程中，审查员并不当然需要核实申请专利的优先权。专利审查指南》第二部分第八章第4.6.1节中有所规定：“审查员应当在检索后确定是否需要核实优先权。当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时，不必核实优先权。”核实优先权最基础目的是为了确定技术方案的申请日，申请日决定选择不同的现有技术和文件。享有本国优先权的必要条件为：
1.在先申请应当是发明或者实用新型专利申请，不应当是外观设计专利申请，也不应当是分案申请。
2.在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权，或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权，但未享有优先权。
3.该在先申请的主题，尚未授予专利权。
4.要求优先权的在后申请是在其在先申请的申请日起十二个月内提出的。
5.要求优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致；不一致的，在后申请的申请人应当在提出在后申请之日起三个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。
在此基础上，对于专利优先权成立与否的判断，《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节，特别规定了优先权核实的一般原则：“审查员应当在初步审查部门审查的基础上核实：
1.作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；
2.该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；
3.在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。
不难看出，第一项中“相同主题”的判断较为复杂，而其他两项核实的内容通常是较为明确的。其中，《专利审查指南》针对“相同主题”的判断也进行较为详细规定：“只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案，就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是，如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述，以至于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。”因此，在先申请文件是否清楚记载了在后申请权利要求的技术方案是判断是否属于“相同主题”的关键点。
将在后申请的权利要求的技术方案按照修改超范围的标准而非新颖性的标准与在先申请文件（即说明书和权利要求书，不包括说明书摘要）的内容进行比较。即在优先权期限内提出的相同主题的专利申请被看作是在首次申请的申请日所提出的，也就是说，将享受优先权的内容在时间上虚拟前提至在先申请的申请日。因此，在后申请想要享受在先申请的优先权，所谓的“相同主题”是指在后申请所要保护的技术方案必须是申请人在该在先申请的申请日（即在后申请所想要享有的优先权日）提交该在先申请时已经记载在该在先申请的申请文件中的，任何超出在先申请文件记载范围的内容都不属于在该在先申请提出申请时做出的，这些内容是不应该享有在先申请的申请日的[3]。
从以上分析和规定可知，对优先权文件的主题是否“相同”进行核实，判断是否符合的规定，决定了专利文件是否可以享有在先的申请日，这也就决定了无效文件选择和适用，影响无效最终结果重要因素。
二、基于“优先权核实”成功无效专利的案例分析
笔者团队，在办理一宗专利侵权案件中，同时受托发起涉案专利无效程序，在目标专利已经经过几次无效成功的情况下，很难再检索到X、Y类文件以无效涉案专利。正在推进受阻的情况下，回过头来，再次审视案件材料，及其他主体提交的无效文件，突然意识到专利优先权文件主题存在不同，最终无效涉案专利核心权利要求，使得专利诉讼原告撤回起诉，为客户赢得案件胜诉。
涉案专利是一件名称为“一种治疗仪”的实用新型专利[4]。笔者团队代理无效请求人提交了涉案专利的在先申请的优先权文件，该优先权文件的所有权利要求都是记载了主题为“一种激光治疗仪”的技术方案，但是在后的申请文件的第一独立权利要求却记载主题为“一种治疗仪”的技术方案，第二独立权利要求才是记载主题为“一种激光治疗仪”的技术方案。而且根据优先权文件说明书的全文都没出现技术方案是非一种激光治疗仪的技术方案，故我们判定在后的申请文件的第一独立权利要求的不享有优先权，故可以确定第一独立权利要求所保护的技术方案的申请日。根据第一独立权利要求所保护的技术方案的申请日，提交了优先权日早于涉案专利的第一独立权利要求所保护的技术方案的申请日、公开日晚于涉案专利申请日的对比文件1和对比文件2。无效理由在于涉案专利的在先申请记载的是“一种激光治疗仪”的技术方案，并未记载涉案专利中主题为“一种治疗仪”的技术方案，因此两者不属于相同主题，涉案专利不能享有优先权。进一步基于涉案专利优先权未成立的事实，对比文件1和2构成涉案专利的抵触申请，则涉案专利权利要求相对于对比文件1和2不具备新颖性。
合议组结合涉案专利说明书记载的“激光治疗仪”概念，明确了在先申请的技术方案实际区分了激光治疗仪与其他光源的治疗仪，即优先权文件记载的是“激光治疗仪”的技术方案，并认定在先申请的“激光治疗仪”属于涉案专利主题中“治疗仪”的下位概念。因此，涉案专利“一种治疗仪”的技术方案实际增加了在先申请无法涵盖的技术方案，其包括了光源不是激光的治疗仪的技术方案。合议组最终认定涉案专利优先权不成立，并给出了详细理由：“如果在先申请中仅记载了一个具体的下位概念，在后申请中对应记载的是一个较为宽泛的上位概念，该上位概念所涵盖的技术内容不能从在先申请的全部内容中直接和毫无疑义地确定，则二者不属于相同的主题，在后申请不能享有优先权。”
另外，基于专利审查程序的影响，无效请求人往往无法通过公开渠道获得本国优先权文件，这为无效请求人的举证带来一定阻碍。根据《专利审查指南》第一部分第一章6.2.2.5节规定：申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。因此，当本国优先权文件被视为撤回，可能使得优先权文件未在公众渠道公开时，无效请求人难以获得该优先权文件进行举证，而基于民事诉讼中“谁主张谁举证”的原则，请求人通常需承担优先权不成立的初步举证责任，否则可能承担不利后果。同时，因该优先权文件可能未被公开，本国优先权的核实成为专利无效实务中容易被忽视的问题。
在该种情形下，无效请求人的举证责任承担也并非无计可施，若请求人通过提供涉案专利的中间审查文件完成初步举证责任后，可以向合议组申请调取优先权文件，或基于合议组出具的相关证明向专利行政部门查阅和复制相应的优先权文件。具体而言，无效实务中优先权的核实，需要仔细阅读涉案专利的所有中间审查文件以及曾涉及的无效文件，包括了审查意见通知书和专利权评价报告，若专利审查过程中涉及否定在后申请为“相同主题”与“首次申请”的观点便可作为初步证据提交。
结语
优先权核实虽然不是法定的专利无效直接法定理由，但却可能影响专利权稳定性的评价结果，进而改变专利无效宣告程序的结果。而在实践中，优先权核实的问题往往容易被请求人或被请求人所忽略。如果请求人或被请求人不主动主张核实相关专利的优先权，专利无效审查的合议组作为中立裁判者，并不会主动提出核实涉案专利优先权文件。因此，优先权的核实可以作为专利无效宣告程序中的无效重要环节之一，为今后专利无效文件证据选取提供新线索。
[1] 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社2012年版，第283页。
[2] 《中华人民共和国专利法》第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。
[3]http://ip.people.com.cn/n1/2018/0828/c179663-30255138.html《浅谈我国专利法中优先权实的质性条件》作者：陈力 国家知识产权局专利复审委员会
[4] 涉案专利文件内信息已进行脱密处理，但不影响文章说理。
