资本市场视野下的专利合规与侵权风险处置
引言
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专利的概念
专利权是由政府授予的,在一定期间内、在一定地区范围内的对专利权人的发明创造所拥有的排它性权利。
2
(一) 交易所对于拟上市企业的专利关注问题,主要涉及专利布局情况、专利纠纷等可能对企业经营发展产生重大影响的事项。
(二) 专利布局,特别是专利权的归属是交易所对发行人首次公开发行股票并上市审查和监管的重点之一。
主题 |
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专利布局 |
1. 专利权属 |
1.1 专利权属是否存在完整、清晰,专利权属是否存在纠纷或潜在纠纷; |
1.2 受让取得的专利是否为核心技术,受让取得的专利占主营收入的比例,发行人是否有独立研发的能力; |
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1.3 共有专利是否为核心技术,共有专利的各方的责任分配以及收益分配情况; |
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1.4 合作研发的专利权属是否存在瑕疵,委托开发的专利权属是否清晰; |
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1.5 专利许可的类型是否清晰,许可专利到期是否存在重大的经营风险; |
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1.6 专利转让价格的公允性、专利转让的合理性; |
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1.7 专利质押的专利权属是否清晰,是否存在重大的经营风险。 |
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2. 专利类型、数量、质量 |
科创板的科创属性: |
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专利的类型、数量、质量是否能保护核心技术产品,覆盖销售产品。 |
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3 . 专利地区布局 |
专利的地区布局应该与主营收入产品销售地区是否相对应。 |
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4 . 专利申请的时间 |
专利申请是否持续申请,能影响核心技术是否可持续创新。 |
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5 . 发明专利与主营业务收入 的关系 |
发明专利与主营业务收入是否 充分披露。 |
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6. 专利专利管理制度 |
专利管理制度 是否 健全。 |
(三) 专利纠纷,特别是专利侵权诉讼,是交易所对发行人首次公开发行股票并上市审查和监管的重点之一。
主题 |
关键词 |
具体问题 |
专利纠纷
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1. 专利侵权 |
1.1 发行人技术产品侵犯第三方的专利权; |
1.2 第三方的技术产品侵犯发行人的专利权。 |
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2. 专利稳定性受到挑战 |
2.1 发行人的专利被第三方申请无效; |
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2.2 发行人无效第三方的专利。 |
3
专利问题对上市的影响与
可能给拟上市企业造成的法律障碍
随着我国对知识产权的日益重视,配套的法律法规也日趋完善,尤其是在《民法典》第1185条、《专利法》2020年修正、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》等法律法规、司法解释陆续明确知识产权惩罚性赔偿后,法院会根据侵权人侵权的性质和情节等因素对赔偿额度作出判定,而侵权人是否构成故意侵权则是法院考量适用惩罚性赔偿的关键因素。
1. 法律规定
(1)企业在IPO期间涉及知识产权诉讼直接对企业上市产生重大影响的法律依据主要包括:
(2)《专利法》2020年新修订的专利法第七十一条规定:
2. 因知产诉讼导致IPO受阻的案例
近几年来,因涉专利诉讼影响企业上市进程的案例每年均有发生,例如:
时间 |
发行人 |
诉讼情况 |
审核结果 |
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微导纳米 |
2019 年5月9日,NCD 株式会社以微导纳米生产销售的“AL2O3原子层沉积设备-夸父系列原子层沉积镀膜系统”落入其 ZL201110434373.6 号发明专利“用于薄膜沉积的方法和系统”的保护范围为由向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼。 |
终止 |
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上海拓璞 |
2019 年12月,上海拓璞遭到了主要国际竞争对手——迪菲厄发起的专利诉讼,诉讼请求: |
终止 |
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影石创新 |
原告Maurizio Sole Festa、Alexis Fernandez以影石创新早期产品PanoClip侵犯其已获授权的专利权为由,向美国联邦地区法院(佛罗里达州南区)提起诉讼,请求法院判令发行人承担相应的专利侵权责任。 |
中止(财报更新) |
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网宿科技股份有限公司以白山云涉嫌侵害其四项专利权为由提起四件诉讼,请求法院判令白山云停止侵权并合计赔偿经济损失2.5亿余元人民币 |
白山云和保荐人撤回了上市申请 |
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峰米科技以发行人制造的 Z6 系列型号投影仪所采用的技术方案完全落入光峰科技作为专利权人且已以“排他许可”方式许可峰米科技使用的 ZL201110086731.9 号发明专利之权利要求的保护范围构成侵权为由,向天津市第三中级人民法院起诉,请求判令两被告赔偿原告经济损失 4,500 万元人民币,以及维权合理支出共计 100 万元人民币,合计 4,600 万元人民币; |
峰米科技已与发行人达成和解,正在撤回专利诉讼案件的起诉 后, 极米 科技上市 |
以上为对拟上市企业与上市企业涉及的专利侵权问题的不完全统计。
综上所述,一旦专利侵权案件进入行政处罚或诉讼程序,其对拟上市企业造成的时间成本损失、财务成本损失将难以估量。
专利布局是专利战略思想的体现和延伸,并不是一种毫无目的的,仅以数量取胜的专利申请集群行为。
其一,围绕主营收入贡献大的核心技术,找出创新点和改进点,围绕该核心创新点和改进点进行专利布局。
根据公司的核心产品搭建预警系统,根据企业战略确定预警范围,建立动态数据库,以形成行业跟踪能力的预警系统。
1. 什么是FTO
自由运作权(Freedom to Operate或FTO)指的是实施人可在不侵犯他人专利权的前提下对该技术自由地进行使用和开发,并将通过该技术生产的产品投入目标市场或实施相应的经营活动。
FTO分析的内容和对象,主要是有效的专利(授权专利和在审专利),以及失效的现有技术,分析的主要目的在于证明当前实施的技术属于可以自由实施的技术,而不会侵犯他人的专利权。
2. 为什么要进行FTO分析
企业实施FTO可能的场景有:
如果不进行FTO分析,而造成产品上市后专利的侵权行为,在某些国家或市场,可能被认为是恶意侵权的行为,从而导致贵司可能承担惩罚性赔偿。
3. 什么时候进行FTO分析
为了保障拟上市企业能够顺利进行和实现,并消除规避相应的知识产权的风险,建议拟上市企业在上市前应该针对主要营收产品进行专利风险排查(FTO)。
4. 如何进行FTO分析
进行FTO分析需要关注产品上市区域、产品技术特征、专利检索、专利筛选、权利要求比对分析和结论意见等六个方面的内容。
(1)明确公司主营业务以及主营收入对应的产品
大多数拟上市的企业产品结构并不是单一的,一般都会涉及到多种产品,如果在拟上市之前,针对每一种产品进行专利排查,将会造成产品排查范围过大,所以界定FTO的范围非常重要,范围过大会导致成本巨大,范围太小可能无法排查风险,所以建议拟上市的企业根据公司的自身状况,先确定主营业务以及主营收入对应的产品,然后再根据相关的产品做专利风险排查FTO。
(2)产品的技术特征拆解
律师与公司技术人员进行沟通,对产品的技术方案涉及技术特征进行拆解和理解,将产品的技术特征拆解为一个个的小单元。
(3)专利检索
首先确定产品销售、制造、进出口地区,制定检索策略;
(4)专利筛选
律师将会根据上一步骤检索到的多个目标专利,将目标产品与目标专利进行技术筛选和法律判断,判断多个目标专利与目标产品的相关性、相似度,筛选出与目标产品高度关联的多个目标专利。
(5)专利权利要求比对
律师针首先针对目标专利的 范围进行解析,分析高风险目标专利的授权专利文本或公开文本涉及的技术方案、权利要求书的撰写方式,从该专利内部证据角度客观地判断其权利要求的保护范围;
技术
特征 |
目标专利 |
目标产品 |
比对分析 |
A |
一种电动牙刷充电装置,其特征在于,包括充电座以及充电线; |
具有特征 A |
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第七条第 2 款:
与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。
目标产品具有专利所限定的相关特征,因此目标产品落入目标专利的保护范围。 |
B |
其中,所述充电线一端用于连接电源,另一端为充电插头,所述充电插头安装在所述充电座上并能使所述充电插头伸出所述充电座; |
具有特征 B |
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C |
所述充电座底部能放置在桌面或者地面上,所述充电座上存在电动牙刷放置空间在电动牙刷的充电口与所述充电插头相连接后电动牙刷能放置在所述充电座上并通过所述充电座一并立在桌面或者地面上。 |
具有特征 C |
(6)结论意见
结论意见主要是明确目标产品与专利权保护范围之间存在风险程度的高低,并且根据专利权利要求的保护范围、实施FTO过程中掌握的现有技术证据、内外部证据角度以及客户的生产经营决策,提出一些初步的可行性的对策或解决建议,降低目标产品的专利侵权风险,从而降低企业的侵权风险。
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实例分析——专利侵权
FTO报告在交易所问询中的作用
实例:
上交所对格科微首轮问询6中指出:
根据申报材料,发行人与矽创电子存在专利纠纷。
请发行人说明:
发行人的披露如下:
(1)核查:
(2)结合发行人可能涉及涉诉专利产品的技术方案与涉诉专利的权利要求的比对情况,进一步论证发行人是否构成专利侵权,并提供充分内外部依据。
从资本市场中多个拟上市企业被问询到到知识产权问题现象可以得出,随着商业环境的变化,新专利法的实施,知识产权不再仅仅是保护手段,而已经成为企业竞争的重要手段,从科创板企业IPO过程中就可以看到,众多企业已经开始将知识产权作为竞争手段。