企业IPO中商业秘密侵权风险防范及纠纷应对

日期：2024-09-25

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引言

在企业经营过程中，尤其是硬科技企业，知识产权通常关乎其核心竞争力、核心技术的权属、持续经营能力及生产经营合规性等。因此，企业知识产权的权属是否清晰及稳定是IPO过程中监管审核部门的关注重点。如核心产品和技术所涉及的知识产权的权属和稳定存在较大不确定性，可能会导致拟IPO企业不满足发行上市条件而以失败告终。

《中华人民共和国民法典》第一百二十三条明确了“商业秘密”与发明、实用新型和外观设计专利以及商标等为民事主体所享有的一种知识产权。发明、实用新型均需要公开相关技术特征及权利要求，而对于有些领域的企业，其核心技术不适合通过公开并申请专利的方式进行保护，该等核心技术的形式通常表现为商业秘密。商业秘密能为权利人带来经济利益，商业秘密保护亦能够维护正常的市场竞争秩序，避免不正当、无序地市场竞争。本文旨在通过分析商业秘密侵权行为构成要件的相关法律规定、商业秘密侵权行为的认定和法律责任、商业秘密侵权纠纷对IPO的影响，并结合相关IPO案例及笔者经办项目经验，对拟IPO企业防范侵犯第三方的商业秘密及被第三方指控侵权纠纷的应对措施进行探讨及提出建议。

一、商业秘密构成要件

商业秘密是独立于专利、商标的一种知识产权，从《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称“《反不正当竞争法》”）等法律规定及相关司法解释对于商业秘密的定义和认定来看，商业秘密无需如专利和商标一样经相关行政机关登记，没有较为明确、清晰的保护范围，商业秘密亦不具有公示性。因此，在商业秘密侵权纠纷中，相关方主张的相关技术信息是否构成商业秘密，通常成为诉争的焦点。

《反不正当竞争法》第九条对商业秘密进行了明确定义，即“本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息”。《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称“《商业秘密案件适用规定》”）第一条对商业秘密的类型进行了进一步明确，即商业秘密包括技术信息和经营信息等商业信息，技术信息具体表现为与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息；经营信息具体表现为与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息（包括客户的名称、地址、联系方式以及交易习惯、意向、内容等信息）、数据等信息。

根据《反不正当竞争法》的相关规定并结合司法判例，商业秘密的构成要件有三：一是该信息不为公众所知悉，即该信息是不能从公开渠道直接获取的；二是该信息能为权利人带来经济利益，具有商业价值；三是权利人对该信息采取了保密措施。概括地说，不能从公开渠道直接获取的，能为权利人带来经济利益，具有商业价值，并经权利人采取保密措施的信息，即为《反不正当竞争法》所保护的商业秘密。

根据《商业秘密案件适用规定》的第七条规定，能够为权利人带来现实的或潜在的商业价值的信息，以及生产经营活动中形成的阶段性成果，如果能够为权利人带来现实的或潜在的商业价值，法院可认定具有商业价值。

根据《商业秘密案件适用规定》的第五条、第六条的规定及结合司法判例，笔者认为商业秘密的保密性与秘密性、价值性紧密关联。如不采取合理的保密措施，相关信息即可能为公众所知悉，并且如权利人为相关信息的研究、形成等投入了较多时间、精力及成本，以常人之理解，该等信息应该能够为权利人带来现实的或潜在的商业价值，那么，权利人就应当采取保密措施防止相关信息泄露。司法机关对于权利人是否采取相应保密措施的认定主要根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素。权利人已采取相应的保密措施主要体现在以下方面：

（1）采取合理保密措施的时间应在被诉侵权行为发生之前。即防止商业秘密泄露，应当防患于未然，事后的补救犹如亡羊补牢，为时已晚。

（2）已采取在正常情况下足以防止商业秘密泄露的措施。相关保密措施主要表现为对涉密载体、涉密设备、涉密区域进行物理隔离以防止不相关人员接触商业秘密及其载体、书面约定相关涉密主体的保密义务等，主要如下：

① 签订保密协议或者在合同中约定保密义务，《商业秘密案件适用规定》进一步明确，当事人未在合同中约定保密义务，但根据诚信原则以及合同的性质、目的、缔约过程、交易习惯等，被诉侵权人知道或者应当知道其获取的信息属于权利人的商业秘密的，法院应当认定被诉侵权人对其获取的商业秘密承担保密义务；

② 通过章程、培训、规章制度、书面告知等方式，对能够接触、获取商业秘密的员工、前员工、供应商、客户、来访者等提出保密要求；

③ 对涉密的厂房、车间等生产经营场所限制来访者或者进行区分管理；

④ 以标记、分类、隔离、加密、封存、限制能够接触或者获取的人员范围等方式，对商业秘密及其载体进行区分和管理；

⑤ 对能够接触、获取商业秘密的计算机设备、电子设备、网络设备、存储设备、软件等，采取禁止或者限制使用、访问、存储、复制等措施；

⑥ 要求离职员工登记、返还、清除、销毁其接触或者获取的商业秘密及其载体，继续承担保密义务；

⑦ 采取其他合理保密措施。

二、商业秘密侵权行为及法律责任

1. 商业秘密侵权行为的类型

（1）根据《反不正当竞争法》及《商业秘密案件适用规定》的相关规定，商业秘密侵权行为主要体现为商业秘密的不正当获取、使用、披露、允许他人使用等行为，主要有以下几类情形：

① 以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或其他不正当手段获取商业秘密；

② 以违反法律规定或者公认的商业道德的方式获取权利人的商业秘密；

③ 披露、使用或者允许他人使用不正当手段获取的权利人的商业秘密；

④ 违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密，例如，权利人的员工基于其劳动关系、职务而正常获取权利人商业秘密，供应商、客户在正常业务合作中获取权利人商业秘密，前述情形不属于侵权行为，但如将正当手段获取的商业秘密泄露、使用或允许他人使用则构成侵权；

⑤ 教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

《商业秘密案件适用规定》对于“使用商业秘密”进行了明确，包括：①在生产经营活动中直接使用商业秘密；②对商业秘密进行修改、改进后使用；③根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动的。

（2）商业秘密侵权的特殊情形——第三人侵权

对于第三人侵权而言，对于明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施不正当手段获取商业秘密的行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

实践中，基于商业秘密的认定要件及控诉侵权的举证难度，为商业竞争、维护自身权益等目的，权利人通常针对本领域竞争对手进行侵权控诉，诉由通常为前员工入职第三人后将商业秘密披露给第三人，第三人使用了该商业秘密获利。结合司法判例，司法机关裁判第三人的主观状态时主要考量第三人是否为本领域人员及经营主体、第三人是否尽到了合理的注意义务、第三人与直接实施不正当手段获取商业秘密主体间的关系及往来情况等。

结合司法判例及笔者经办项目情况，商业秘密权利人通常会根据商业秘密的秘密性和价值性，对商业秘密进行密级划分并明确接触范围、流转方式，涉密人员范围会严格控制在最小范围内，因此并非权利人的所有员工均能接触并获取商业秘密。司法机关在裁判权利人员工、前员工是否有渠道或者机会获取权利人的商业秘密时，通常会考虑与其有关的下列因素：①职务、职责、权限；②承担的本职工作或者单位分配的任务；③参与和商业秘密有关的生产经营活动的具体情形；④是否保管、使用、存储、复制、控制或者以其他方式接触、获取商业秘密及其载体；⑤其他因素。

同行业企业间的员工流动属于正常情形，对于企业招聘研发、技术人员而言，通常会选择招聘具有一定行业经验、能快速上手的员工，但如果企业招聘了能够接触竞争对手商业秘密的员工，应当谨慎考虑商业秘密侵权风险。

2. 不属于商业秘密侵权行为的情形

根据《商业秘密案件适用规定》第十四条的规定，通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的，人民法院应当认定不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为。根据《反不正当竞争法》第三十二条的规定，商业秘密权利人应提供证据证明被控侵权的信息与其拥有的商业秘密实质上相同。

（1）自行开发研制获得被诉侵权信息

根据上述司法解释，通过自行开发研制获得被诉侵权信息的不属于侵犯商业秘密行为。被控侵权企业如能够提供相关技术/产品的自主研发记录（例如研发台账、研发项目立项报告、项目计划书、研发过程中讨论问题会议纪要、研发工时统计表、研发结项文件、研发人员花名册及工资表、研发材料领用明细表等证明材料），与供应商、客户的沟通记录等自证被诉侵权信息为自行开发研制，则不构成侵权。

（2）通过合法的反向工程获得被诉侵权信息

反向工程是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。合法的反向工程针对的产品应该是从公开渠道获得的产品（例如购买对方公开销售的产品），以不正当手段获取权利人未公开销售的产品进行拆卸、测绘、分析，不属于合法的反向工程。

在很多行业的发展过程中，往往都会经历“跟随-创新”阶段，追赶的后来者可以借由合法的反向工程掌握相关技术，并与行业的先行者进行竞争以获取市场份额，行业的先行者为了巩固市场地位、延续竞争优势，则会不断地进行进一步的技术创新、变革。因此，某种程度上来说，合法的反向工程能够推动技术创新、变革。《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中亦明确规定“妥善处理保护商业秘密与自由择业、涉密者竞业限制和人才合理流动的关系，维护劳动者正当就业、创业的合法权益。高度重视反垄断法的执行，依法审理好各类垄断纠纷案件，遏制垄断行为，维护公平竞争，为企业提供自由宽松的创业和发展环境。”

（3）被诉侵权信息与权利人拥有的商业秘密实质上不相同

根据《商业秘密案件适用规定》的相关规定，法院在认定被诉侵权信息与商业秘密是否构成实质上相同时，可以考虑下列因素：①被诉侵权信息与商业秘密的异同程度；②所属领域的相关人员在被诉侵权行为发生时是否容易想到被诉侵权信息与商业秘密的区别；③被诉侵权信息与商业秘密的用途、使用方式、目的、效果等是否具有实质性差异；④公有领域中与商业秘密相关信息的情况；⑤其他因素。如结合前述因素综合考虑，被诉侵权信息与商业秘密存在实质性区别，则不构成侵权。前述因素通常为特定行业的特定技术、信息，具有较强的行业专业性，较多司法案例中均采用了专业鉴定机构进行鉴定。

根据《反不正当竞争法》的相关规定，侵犯他人商业秘密可能面临的法律后果包括民事责任（停止侵权、支付侵权赔偿等），行政责任（被责令停止违法行为、没收违法所得、罚款等），如情节严重构成侵犯商业秘密罪的，可能面临相关刑事责任。商业秘密权利人通常会采取以下方式维权：

（1）向市场监督管理部门投诉；

（2）涉及劳动关系的，向劳动仲裁机构申请仲裁；

（3）根据仲裁条款约定申请仲裁；

（4）向法院提起民事诉讼；

（5）向公安机关控告；

（6）申请人民检察院对商业秘密诉讼活动进行监督；

（7）与侵权方协商解决。

三、涉嫌商业秘密侵权对企业上市的影响

《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条规定，“发行人应业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：......（三）不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项”，第十三条第二款规定“……最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形”，如涉及商业秘密侵权行为，该等商业秘密如涉及发行人核心技术人员或核心技术、产品，可能导致发行人核心技术权属不清晰，对发行人持续经营有重大不利影响，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员如因侵犯商业秘密构成犯罪导致无法在公司任职而造成的企业核心人员出现重大不利变化，进而导致拟IPO企业不符合发行实质条件。再者，如商业秘密侵权行为涉案金额较大，可能导致发行人存在重大偿债风险而影响发行人相关财务数据，进而导致拟IPO企业不符合上市标准中的财务指标。

因此，在IPO过程中，如发行人存在发明专利、商业秘密等知识产权纠纷或潜在纠纷，通常会成为审核过程中的重点关注点，审核机构主要关注相关案件的事实及进展情况，是否涉及核心技术、产品及核心技术（业务）人员，发行人核心技术来源，争议标的对于发行人生产经营的作用，如承担赔偿责任对发行人财务数据影响，是否影响发行人的持续经营及发行条件等。通过公开检索，不少同行业竞争对手选择在发行人上市期间发起知识产权、商业秘密侵权诉讼或是举报，并且，对发行人发起侵权指控的同时往往还伴随着对于入职发行人的相关员工的仲裁或诉讼，向市场监督管理部门投诉，向IPO审核机构举报，甚至于刑事指控等组合拳。企业的独立研发能力、研发投入及占比等是体现企业核心竞争力、持续发展的重要指标，证明一个企业拥有独立研发能力、核心技术的落点通常为该企业拥有的专利及商业秘密等知识产权，故若发行人存在专利、商业秘密等侵权纠纷，在未经司法机关裁判的情况下，通常情况下较难打消审核机构及其他第三方的疑虑。

根据相关司法判例，由于商业秘密构成要件、侵权行为认定的审查具有一定难度、相关当事人对于相关争议点往往会充分举证及抗辩，甚至涉及复杂的专业技术事实，不少案例中当事人一方或双方会委托鉴定机构出具专门的鉴定报告（对所涉信息是否为公众所知悉，被控侵权人获得、披露、使用的信息与权利人所拥有的商业秘密是否相同或者实质相同等事项进行司法鉴定），因此，商业秘密侵权案件审理周期普遍较长，在未经司法机关实质裁判的情况下，监管机构通常较为谨慎地推动审核进展，因此，IPO审核进度可能会受到一定影响。

通过公开查询案例，不少知识产权纠纷发生在企业提交IPO申报材料后的问询阶段（发行人回复问询存在时间限制，在此期间控诉，一定程度上会打乱发行人问询函回复的提交节奏）或者IPO审核关键时间点（例如交易所上会审核前、提交中国证监会注册前，通过起诉、举报、通过公告或媒体发布等方式进行控诉），因司法机关受理案件时间与对方启动诉讼的时间往往存在一定时间差，对方亦可能以发行人遗漏披露诉讼、信息披露不准确等为由向交易所、证券监管机构举报，发行人需要时间、精力、成本进行应对，一定程度上会影响上市进程。

注：HHJT认为其递交申请公开发行上市的材料后、在上交所审核期间，RTZ连续向上交所提交含有虚假信息或误导性信息的举报信多达十余封，引发各路媒体关注，严重损害了HHJT的商业信誉，并对HHJT的IPO造成严重负面影响，原告认为被告一的行为构成商业诋毁，因此向法院提起诉讼，主要诉求停止侵害商业信誉、赔礼道歉、澄清、赔偿1亿元损失等。

结合上述案例中部分发行人的回复，拟上市企业应对商业秘密侵权纠纷问询的回复要点如下：

1. 聘请了独立第三方机构对于案涉的相关信息进行分析，是否符合商业秘密认定要件（秘密性、价值性、保密性）；

2. 如涉及发行人员工，一般通过其在原单位职位、职务、工作内容分析其能否接触及获取控诉方所称商业秘密，并且进一步分析其在原单位和发行人处工作内容的异同，论述不存在对其原单位商业秘密的侵权风险；发行人研发体系健全、完善，人才、技术储备充足，研发及业务发展不依赖某一特定员工；

3.分析、对比发行人的相关技术（包括对相关技术的研发投入、相关技术所形成的专利等知识产权授权情况）与控诉方所称商业秘密的异同、形成时间孰早孰晚，进一步论述实质上不相同及不存在侵权；

4. 从自主研发和反向工程角度分析不存在侵权；

5. 论述纠纷所涉及的争议标的不涉及发行人现有的核心技术、主要产品、核心技术人员，或关联性较弱。一般通过论述争议标的所涉及的产品贡献占主营业务收入比例较低、无销售收入等方面进行解释；

6. 结合核心技术形成过程、行业发展情况、研发人员构成、研发实力及为相关研发所筹备的设备及其他研发条件、相关研发成果被政府机构、第三方机构认证情况，论述核心技术来源自主研发的合理、合法、合规；

7. 聘请律师对相关诉讼风险进行分析，论证败诉风险较低，可能的赔偿责任和对发行人的影响较小，且相关技术、产品存在具备技术、商业可行性的替代方案；

8. 通过调查主要技术人员与原单位签订保密协议、竞业限制协议等，确认其实际负有的竞业限制义务及保密义务情况，入职本公司后的工作内容、完成的工作成果与原单位主营业务无关联性等，以证明不违反与原单位的协议约定；

9. 如与对方达成和解协议，则会披露相关和解协议的履行情况，发行人全面遵守和解协议项下的约定，不存在违约行为。

四、风险防控及纠纷应对

在企业IPO这一重大战略发展阶段，来自同行的明枪暗箭有时候防不胜防，因此，提前做好相关合规工作，提前防范风险至关重要，如真的遭遇商业秘密侵权起诉或举报，亦应客观、谨慎处理，维护自身合法权益。

1. 建立健全知识产权管理等内部控制制度并有效执行

通过员工管理相关制度、知识产权管理制度、研发管理制度、电脑等办公设备及软件使用制度等的规范和执行，员工在入职的时候就能够知悉其不得违反与第三方的保密义务、不得在工作中违法使用第三方商业秘密、不得在公司电脑上储存第三方涉密资料、不得披露第三方涉密信息资料等，可以从一定程度上规避商业秘密侵权风险。

2. 规范员工招聘

从同行业竞争对手处招聘员工时，应当主动调查其与原单位的工作内容、岗位，是否存在保密义务、竞业限制义务，并了解保密、竞业限制义务的履行情况（履行期限、竞业限制补偿金的支付情况等），确定其在本单位从事相关工作及相关工作内容是否存在违反竞业限制义务、保密义务的风险，如存在较大风险，应当谨慎招聘，如不存在风险或风险可控，相关员工应书面承诺在本单位工作期间不得利用原单位商业秘密或职务发明。

3. 对员工进行知识产权合规培训

除了建立健全知识产权合规相关的规章制度，来约束、规范员工，避免违规使用或披露公司及第三方的商业秘密。同时，可以定期或不定期通过合规培训以培养员工的保密合规意识，增强其审慎处理其在原单位及本单位工作中接触到技术信息的意识，避免出现无意识地泄露和使用第三方商业秘密，及泄露公司商业秘密。

4. 新员工自原单位离职一年内应谨慎作为本单位专利发明人

根据《专利法实施细则》的相关规定，员工在劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明创造。在公开查询到的案例中，不少原单位在提出商业秘密侵权诉讼中主张相关员工在新单位作为发明人的专利为职务发明，专利权应归属于原单位。因此，新员工自原单位离职一年内应谨慎作为本单位专利发明人。

5. 客观地分析、识别风险，制定应对措施

在一些案例中，发行人通过自身、独立第三方机构收集证据，客观分析并进行风险识别，并据此确定相应的纠纷应对策略，平衡好IPO审核与维护自身合法权益。

审稿人：沈险峰、张清伟