IPO中涉及职务发明重点解析及合规建议

Date: 2022-12-20

在IPO的实践中，职务发明纠纷及由此产生的问题，属于企业IPO过程中高发的知识产权风险之一，其中主要涉及核心技术人员参与发行人的技术研发过程中，可能会涉及到核心技术人员在前任职机构的职务发明或者核心技术人员在发行人处的职务发明与前任职机构存在技术上的关联，使发行人的相关专利存在权属或其他潜在纠纷风险，且该风险很可能引发重大诉讼，至使企业失去专利权，对发行上市、持续经营产生重大不利影响。

本文通过整理IPO企业被问询涉及到职务发明的相关案例，进行分析梳理总结，以提出预防措施及应对风险的合规建议。

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IPO审核问询中职务发明法律规制范畴

首先，我们要知晓什么是职务发明，根据《中华人民共和国专利法》（2020修订，以下简称《专利法》）第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。”

根据《中华人民共和国专利法实施细则》（2010年修订，以下简称“专《专利法实施细则》）第十二条第一款规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

由以上概念可知，法律规制职务发明目的在于保护企业无形资产，鼓励投入研发，以产生可专利保护的发明创造。我们注意到，《专利法实施细则》中第十二条第一款的第三项，将员工离职后一年内与与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造职务发明权属归原单位所有，是因为一般发明创造会存在技术方案延续性。《专利法实施细则》第十二条第一款中关于员工离职后一年内作出的发明创造规定的重点含义在于：如果员工离职后一年内作出的发明创造与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，则该发明创造属于员工在原单位的职务发明，对应申请的专利权属则应该归原单位所有。

根据《专利法实施细则》第十二条第一款的规定，确认涉案专利为职务发明创造应同时满足以下条件：一是作出发明创造的发明人曾是主张权利的原单位员工；二是该员工对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；三是发明创造是员工离职后一年内作出的；四是发明创造的内容与该员工在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关。

从以上法律规定可知，首先，判断一项发明创造是否属于职务发明的重要一步就是判断该发明人是否受雇于某个单位。其中最为常见的形式是单位与发明人之间签订过劳动合同，或者没有签订劳动合同，但是双方已经建立了事实上的劳动关系。

在（2020）最高法知民终1258号案件中，最高人民法院指出，单位是否取得对发明人创造性劳动的支配权是判断发明人与单位之间是否存在职务发明所要求的劳动关系或者临时工作关系的关键。在这种情况下，企业若想主张与发明人之间已经构成事实上的劳动或劳务关系，需要着重证明该发明人在主观意愿上接受作为企业内部员工、对内对外以员工身份自居，以及在客观上接受企业的各项管理。

其次，职务发明的作出时间为发明人在离职原单位一年之内。实践中经常出现如何判断发明创造完成时间的困难，一般是将涉案专利的申请日作为职务发明的作出时间。

最后，实务中对“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”的理解争议最大，即发明人执行本单位任务内容与涉案专利技术之间的关联性要达到何种程度，才能认定涉案专利就是发明人“执行本单位的任务”所完成的发明创造。

根据(2019)最高法民申6342号案件的裁判要点，可以从以下几个因素进行重点关注：

①离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括离职员工的工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。

②涉案专利的具体情况，包括涉案专利的技术领域，解决的技术问题，发明目的、采用的技术手段以及达到的技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的“实质性特点”等。

③涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系，主要是将涉案专利与员工在原单位的本职工作内容进行对比，原单位可以主要提供以下证据：原单位的研发立项报告、研发会议、研发邮件、设计图纸、原单位申请的专利等与涉案专利的技术方案密切相关的研发活动。

⑤涉案专利的发明人、权利人对专利中的技术来源解释的合理性。其中相关因素包括专利相关的技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。

在科技人才流动频繁、市场竞争激烈的大背景下，最高人民法院在职务发明认定问题上采纳了更为偏向原公司利益的判罚尺度，无论对于新公司还是原公司在实务中的合规工作都提出了更高的要求，同时也具有一定的指导意义。

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职务发明在IPO审核主要关注事项：

在拟IPO的多个问询案例中，都是涉及到拟IPO企业的核心技术人员在前任职机构离职一年之内，核心技术人员作为发明人申请了相关专利，这部分相关专利是审核机构重要关注的内容。发行人在问询答复中，一般从以下方面进行回复：

（1）发明人是否曾为原单位的员工；

（2）发明人是否对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献；

（3）发明创造的作出时间，是否是在发明人离职后一年内作出的；

（4）发明创作是否与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关，具体包括：（a）通过充分披露专利的研发历程、发行人提供的物质技术条件、发明人利用自身专业基础知识作出何种贡献（可参考下面问询的案例中深圳市微源半导体的回复思路）；（b）或者通过对比技术人员原任职单位与现单位工作任务的差异（可参考下面问询的案例中深圳市微源半导体的回复思路）；（c）或者通过提供原单位的证明函等方式以证明与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务无关。

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